專利懶人包/商標懶人包

Q：甲公司委託乙公司代工生產A產品，雙方簽署契約書並載明『若有侵權情事發生，由乙公司負擔專利侵權賠償責任』，是否合法或合理呢？

ANS：委託方（甲方）與受託方（乙方）經常會發生專利侵權責任歸屬的問題。其中，委託方通常負責後端產品的販賣及使用，受託方則負責研發及製造，專利權人根據專利法第58條，可專有排除他人未經其同意而實施該發明之製造、使用及販賣，因此，不論甲乙雙方是否有另外簽署契約，專利權人仍可同時對甲方及乙方或選擇性的對其中一方提出侵權告訴。而就甲乙雙方合意簽署之契約，原則上若無民法247-1條定型化契約顯失公平的情況，都是有效的，甲乙雙方仍不可不慎！

而在是否顯失公平，也就是合理性的判斷方面，個人建議是：

1. 若乙方只是依據甲方所提供的規格進行代工生產，則理論上應由甲方負擔較大的侵權責任，契約載明侵權責任完全由乙方負擔，則難免落人口實，有顯失公平之虞；
2. 若甲方僅開單提出功能需求，由乙方進行研究開發及製造，因乙方選擇採用的機構或方法侵犯專利權，則乙方應負擔較大的侵權責任，契約載明侵權責任由乙方負擔則屬合理；
3. 若甲方提供部分規格及功能需求，由乙方整合進行研發製造，則應就專利侵權的根本進行分析，確認侵權原因，以釐清責任歸屬之問題。

實務上是否符合一般公平原則或顯失公平，則由個案認定，非能依上述判斷一概而論。建議甲乙雙方在簽署契約前，仍應就雙方的合作性質、利潤分配做合理的溝通與討論，以釐清專利侵權責任歸屬，切勿盲目的進行簽約，以免因小失大。

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A：按專利法第七條第一項規定:「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」

以及同法第七條第二項規定:「前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中工作所完成之發明、新型或設計。」

　　因此，受雇人A君所完成之發明係屬職務上之發明，倘受雇人A君與雇用人甲公司並無契約另有約定，則該發明之專利申請權及專利權屬於雇用人甲公司。換言之，雇用人甲公司基於法律上之規定取得申請權人之名義，自得向經濟部智慧財產局申請專利。但雇用人甲公司應支付受雇人A君適當之報酬。

發明專利與新型專利都是保護利用自然法則之技術思想的創作，著重於功能、技術、製造及使用方便性等方面之改進。但發明的標的較廣，包括物質（無一定空間型態）、物品（有一定空間型態）、方法、生物材料及其用途；新型的標的則僅及於物品之形狀、構造或組合的創作。

設計專利是保護對物品全部或部分之形狀、花紋、色彩

或其結合，透過視覺訴求的創作，著重於物品質感、親和性、高價值感之視覺效果表達，以增進商品競爭力及使用上視覺之舒適性，與技術性無關。

發明專利及設計專利都須經過實體審查才能取得專利權，但新型專利則不經過實體審查，而採形式審查，故新型專利權本質上具有不安定性與不確定性。

國內優先權
申請人在國內先申請之發明或新型專利案(以下稱先申請案)再提出專利之申請者(以下稱後申請案)，得就先申請案申請時說明書或圖式所載之發明或新型，主張優先權。

目的係為使申請人於提出發明或新型專利申請案後，可以該先申請案為基礎，再進行改良或合併新的請求標的而提出後申請案，且能就先申請案已揭露之技術內容享受和國際優先權相同之利益。

此種改良或新的請求標的，當以修正的方式在先申請案中提出時，常會被認為超出原說明書或圖式所揭露之範圍而全案不予專利，但倘若運用國內優先權，則仍有機會併在1個申請案中申請，從而可取得總括而不遺漏之權利。此時後申請案已揭露於先申請案之技術內容將以優先權日為專利要件審查基準時點，未揭露於先申請案之技術內容則以後申請案之申請日為專利要件審查基準時點。簡言之，國內優先權制度，是以一件或多件本國申請案為基礎案（即先申請案），使申請人得將各該申請案彙整為一件，並加入新的事項再提出申請，而得享有與國際優先權相同之利益。惟應注意者，設計並無國內優先權之適用。

申請人在世界貿易組織(以下稱WTO)會員或與我國相互承認優先權之外國第1次申請專利，以該外國申請之專利申請案為基礎，於12個月(設計為6個月)期間內在我國就相同技術申請專利者，申請人得主張該外國專利申請案之申請日為優先權日，作為判斷該申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日，此即國際優先權。

＊參考資料：經濟部智慧財產局

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