專利懶人包/商標懶人包

文 / 邱昭中 專利部資深副理

相關規定與限制

申請發明專利，應符合一發明一申請的重要原則，如果實質上為二個以上的發明時，則不符合申請單一性的規定，得經專利專責機關通知，進行專利分割為二個以上之申請案。或是符合單一性的二個以上發明，則申請人可依需求或是策略規畫，申請分割。由此可見，專利分割可為主動申請或是經由專利專責機關通知為之。然而，專利分割在適用上仍有相關限制，以下一一說明：

1.分割案提出時點

發明專利之分割申請可於原申請案再審查審定前，或於原申請案初審、再審查核准審定書送達後3個月內申請；新型專利申請案之分割，應於原申請案處分前，或於原申請案核准處分書送達後3個月內申請；設計專利申請案之分割，應於原申請案再審查審定前申請。需了解的是，分割申請之提出時點相較於舊法已為放寬。
 

2.不得變更原申請案的專利種類

原申請案為發明者，分割案也應為發明專利，如分割後之專利種類則欲變更時，應另提改請申請。
 

3.不得超出原申請案的範圍

分割後之分割案說明書、申請專利範圍或圖式不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。換言之，分割案的技術內容僅能自原申請案中分割出來，並受原申請案所支撐，不得新增技術內容。
 

4.分割案與原申請案核准審定之請求項不得相同

分割案僅能自原申請案之說明書及圖式所揭內容提出分割申請，而不得自原申請案核准審定之申請專利範圍中分割申請，以避免重複授權。另注意的是，若原申請案放棄繳費領證，分割案之請求項與原申請案核准審定之請求項有一項屬相同發明者，亦不符合專利法第34條第6項之規定。
 

5.原申請案經核准審定之內容於分割案申請後不得變動

原申請案既經核准審定，原申請案之說明書、申請專利範圍或圖式不得因分割而變動，逕依原核准內容公告。

案例

以下簡例係為自原申請案可分割出兩種不同型態的分割案1、2，以供判斷原申請案及其分割案之區別：

優點與效果

1. 分割案仍以原申請案之申請日為申請日。如有優先權者，分割案仍得主張優先權；如有主張優惠期者，分割案亦可主張優惠期。
2. 加速申請案的核准時間。如原申請案遇官方發出的審查意見，具有部分可准的請求項時，此時可將不准的請求項申請分割案，使分割案另案申請續爭，而讓原申請案保留可准的請求項，以便快速取得部分技術內容的專利權。
3. 延續專利審查的次數。如原申請案在再審查過程中時，仍無法克服官方審查意見通知，並取得至少一項可准的請求項時，此時可視情形提出分割案申請，延續申請案再審查的次數，避免直接走上行政救濟的困境。
4. 於權利布局上的策略運用。於原申請案說明書、圖示中揭示或記載但卻未能及時申請（界定於專利範圍請求項中）的技術內容，於期限內申請分割，以使分割案獨立出來進行專利申請，並享有原申請案之申請日，如此可擴大專利保護範圍，阻礙競爭者對手發展相似的技術。

結論

專利分割程序對於申請人在專利布局上極為重要，若能經常地檢視與挖掘原申請案技術內容當中，是否有保護不及之部分，並靈活地運用該制度，將可避免高經濟價值的專利申請案發生保護不周的處境，申請人不可不重視!

參考資料

專利法108年11月1施行版、專利審查基準2019版

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